Проверка соблюдения требований, предъявляемых к формуле изобретения

Формула изобретения является важнейшим документом заявки на изобретение (п. 2 ст. 1375 ГК РФ) и важнейшим документом, прилагаемым к патенту.

При подаче заявки формула изобретения отражает объем прав на изобретение, составляющих притязания заявителя, в отношении которых заявитель хочет получить патент. Решение по заявке о выдаче патента или об отказе в выдаче патента принимается в отношении изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем (п. 1 ст. 1387 ГК РФ).

После выдачи патента формула изобретения, с которой выдан патент, определяет объем прав на изобретение (п. 2 ст. 1354 ГК РФ). Признаки независимого пункта формулы изобретения учитываются в спорах о нарушении исключительного права (п. 3 ст. 1358 ГК РФ). Поэтому очень важно, чтобы формула изобретения, с которой выдан патент, соответствовала установленным требованиям.

Цель проверки состоит в предупреждении выдачи патента с формулой изобретения, не выражающей сущность изобретения, либо неясно выражающей его сущность, либо выражающей объем прав, не подтвержденный описанием. Проверка проводится при условии завершения предыдущей проверки с положительным результатом.

Заявитель вправе внести в первоначально поданную формулу изобретения изменения после получения отчета о поиске или по запросу Роспатента. Внесение изменений осуществляется с учетом требований, установленных ст. 1378 ГК РФ. Согласно этим требованиям в пункты формулы могут быть включены только признаки, раскрытые в документах заявки на дату подачи заявки.

Внесение в формулу изобретения нового независимого пункта допускается только при условии, что изобретение, охарактеризованное в новом независимом пункте, удовлетворяет требованию единства с первоначально включенным в формулу изобретением.

Проверка требований, предъявляемых к формуле изобретения, осуществляется в отношении первоначально поданной (заявленной) формулы, а если в нее заявителем в установленном порядке внесены изменения, то проводится повторная проверка в отношении измененной формулы.

Таким образом, проверка соблюдения требований, предъявляемых к формуле изобретения, проводится (п. 54 Правил ИЗ):

• в отношении первоначально поданной (заявленной) формулы изобретения, если в ходе формальной экспертизы и экспертизы заявки на изобретение по существу не было выявлено нарушения требования единства изобретения;
• в отношении пунктов формулы изобретения, указанных заявителем в ответе на уведомление о нарушении требования единства изобретения (если ответ на уведомление представлен в течение трех месяцев со дня направления уведомления) и принятых к рассмотрению;
• в отношении изобретения, указанного в формуле изобретения первым, или группы изобретений, отвечающих требованию единства с изобретением, указанным в формуле изобретения первым, если в ходе формальной экспертизы или экспертизы заявки по существу было выявлено нарушение требования единства изобретения, но заявителем не представлен ответ на уведомление о нарушении требования единства изобретения в установленный срок;
• в отношении формулы изобретения, представленной заявителем в ответ на запрос Роспатента и принятой к рассмотрению;
• в отношении измененной формулы изобретения, представленной заявителем по собственной инициативе после получения отчета об информационном поиске, проведенном по ходатайству заявителя или третьего лица, если ходатайство о внесении изменений в формулу изобретения удовлетворено.

Основные требования, предъявляемые к формуле изобретения, установлены подп. 3 п. 2 ст. 1375 ГК РФ, в соответствии с которыми формула изобретения должна ясно выражать сущность изобретения и быть полностью основанной на описании.

В результате проверки требований, предъявляемых к формуле ГК РФ, эксперт должен убедиться в том, что:

• формула изобретения выражает сущность изобретения;
• сущность изобретения выражена ясно;
• формула изобретения полностью основана на описании.

Проверка требований, предъявляемых к формуле изобретения подп. 3 п. 2 ст. 1375 ГК РФ, проводится одновременно с проверкой достаточности раскрытия сущности изобретения в документах заявки.

Первое требование. Выше, при описании проверки достаточности раскрытия сущности изобретения в документах заявки показано, как одновременно с этой проверкой осуществляется проверка соблюдения требования, согласно которому формула изобретения должна выражать сущность изобретения.

В частности, показано, что, если формула изобретения не содержит совокупность существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата, т.е. не выражает сущность изобретения, заявителю направляется запрос (п. 6 ст. 1386 ГК РФ).

Непредставление заявителем формулы изобретения, выражающей сущность изобретения, в ответ на запрос Роспатента является основанием для принятия по заявке решения о признании заявки отозванной.

При проверке соблюдения требования, согласно которому формула изобретения должна выражать сущность изобретения, следует учитывать, что формула изобретения, представленная заявителем, часто включает несущественные признаки. Ни ГК РФ, ни Требования ИЗ не содержат правил, запрещающих включать в формулу изобретения несущественные признаки.

Следовательно, формально требования к составлению формулы изобретения в таких случаях не нарушены. В то же время, как правило, наличие в формуле изобретения несущественных признаков не согласуется с интересами патентообладателя (если только это не сделано осознанно из каких-либо конъюнктурных соображений заявителя).

Если по заявке направляется запрос в связи с тем, что имеются препятствия для проведения экспертизы по существу, эксперт может обратить внимание заявителя на включение в формулу изобретения несущественных признаков и на то, что данное обстоятельство будет необоснованно ограничивать объем правовой охраны запатентованного изобретения.

Второе требование. Согласно второму требованию формула изобретения должна выражать сущность изобретения ясно. Это требование в практике экспертизы называется требованием ясности формулы изобретения и толкуется расширительно. Оно предъявляется в отношении всех признаков, включенных в формулу изобретения, и в отношении ее структуры, а не только в отношении совокупности существенных признаков.

Соблюдение этого требования направлено на исключение неоднозначности в толковании:

• объема испрашиваемых прав на изобретение при проведении информационного поиска, проверке новизны и изобретательского уровня;
• объема предоставленных заявителю прав на изобретение, охраняемое патентом, при разрешении споров, в частности, о нарушении исключительного права и о действительности выданного патента.

Соблюдение требования ясности обеспечивает возможность понимания специалистом на основании уровня техники содержания формулы, т.е. той совокупности признаков, которая использована заявителем для характеристики заявленного изобретения.

При проведении проверки применяется общий принцип: содержание формулы изобретения может считаться ясным и понятным специалисту, если на основании сведений, содержащихся в заявке и в уровне техники, специалистом может быть идентифицирован объект, в отношении которого испрашивается правовая охрана, и однозначно определен объем испрашиваемой правовой охраны изобретения.
Правила, направленные на соблюдение требования ясности формулы изобретения, приведены в п. п. 53 – 54 Требований ИЗ. Эксперт принимает во внимание эти правила при проверке соблюдения требования ясности.

Формула изобретения должна выражать сущность изобретения ясно, в том числе признаки изобретения должны быть выражены в формуле изобретения таким образом, чтобы была обеспечена возможность понимания их смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники (подп. 4 п. 53 Требований ИЗ). Это требование является ключевым в группе требований, направленных на обеспечение ясности формулы изобретения.

Необходимо, однако, подчеркнуть, что если заявителем использована терминология, устаревшая или редко употребляемая в конкретной области техники либо жаргонная, то в этом случае заявителю может быть предложено выбрать более удачную редакцию признака, однако отказ заявителя от такого предложения не должен приводить к признанию заявки отозванной.

Заявитель также может использовать в формуле изобретения признаки, характеристика которых может показаться не вполне определенной (“ось поворота рычага расположена вблизи опоры вала”), или признаки, “обнаружение” которых возможно не во всех сферах реализации прав патентообладателя.

К последним относятся признаки, называемые “внешними” по отношению к объекту, для которого испрашивается правовая охрана (например, устройство характеризуется показателями продукта, для получения которого оно предназначено, или показателями другого устройства, с которым оно взаимодействует лишь при эксплуатации).

В подобных ситуациях эксперт может уведомить заявителя о том, что в случае признания охарактеризованного таким образом изобретения патентоспособным заявитель может столкнуться с трудностями при установлении факта его использования. Однако указанное обстоятельство не является основанием для признания формулы неясной, в связи с чем настаивать в этих случаях на корректировке формулы эксперт не вправе.

В формуле в качестве признака заявителем может быть указан технический результат, обеспечиваемый изобретением. Нельзя признать соответствующей условию ясности формулу, которая характеризует заявленное изобретение только данными о его эксплуатационных показателях и потребительских свойствах, эффектах и явлениях, имеющих место при его осуществлении и (или) использовании.

Однако возможна характеристика изобретения признаком, выражающим функцию, свойство и в описании представлены сведения о частных формах выполнения, позволяющие специалисту в данной области техники обобщить эти сведения до общего понятия, указанного в формуле изобретения.

В связи с возможным использованием в формуле изобретения имен собственных или специальных наименований следует обратить внимание на особенность такого использования.

Если заявителем в характеристику признака включено имя собственное или специальное наименование (например, “регулятор Уатта”, “генератор Бессарабова”, “мазь Вишневского”), то она может быть сохранена в таком виде, если при этом не нарушается требование ясности.

При отсутствии в уровне техники сведений, раскрывающих содержание признаков, выраженных с использованием имени собственного или специального наименования, следует считать такие признаки не обеспечивающими возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.

Например, смысловое содержание такого признака, как “генератор Бессарабова”, может быть ясно специалисту в том случае, если из уровня техники известно устройство, однозначно определяемое как генератор Бессарабова. Приведение заявителем сведений о том, что такой генератор известен из источника информации, автором которого является Бессарабов, не может быть однозначным подтверждением известности смыслового содержания понятия “генератор Бессарабова”.

При выявлении в формуле признака, смысловое содержание которого не может быть понято специалистом на основании уровня техники, эксперт в запросе сообщает об этом заявителю. Содержание запроса в части, относящейся к обсуждаемому вопросу, будет зависеть от конкретной ситуации.

Если признак раскрыт в описании в требуемой степени и потому путем корректировки формулы на основе первоначального описания заявитель может устранить выявленный недостаток формулы, в запросе следует обратить его внимание на это обстоятельство.

В том случае, когда указанный в формуле признак, в отношении которого выявлено несоответствие обсуждаемому требованию, не раскрыт в первоначальном описании и заявитель не сможет уточнить характеристику этого признака, не выходя за пределы первичных документов заявки, это обстоятельство должно быть отражено в запросе. Следует также указать на необходимость исключения такого признака из формулы изобретения для дальнейшего рассмотрения заявки.

Если установлено, что признак выражен в формуле изобретения таким образом, что не обеспечивается возможность понимания его смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники, но заявитель отказывается скорректировать формулу изобретения, заявка признается отозванной.
Более подробно требования, предъявляемые к изложению признаков формулы изобретения, представлены в методических документах Роспатента.

К другим требованиям, невыполнение которых может привести к выводу о несоблюдении требования ясности, относятся следующие. Раскрытие признака в формуле изобретения не может быть заменено отсылкой к источнику информации, в котором он раскрыт. Чертежи в формуле изобретения не приводятся. Раскрытие признака в формуле изобретения отсылкой к описанию изобретения или чертежам, содержащимся в заявке, допускается лишь в том случае, когда без такой отсылки признак невозможно охарактеризовать.

Признак может быть выражен в виде альтернативы при условии, что при любом допускаемом указанной альтернативой выборе в совокупности с другими признаками, включенными в формулу изобретения, обеспечивается получение одного и того же технического результата.

Признак может быть выражен в виде условного наименования только в случае, когда оно общеизвестно и имеет точное значение, а иное раскрытие существенного признака затруднительно.

При проведении проверки, касающейся требования ясности, следует также учитывать определения конкретных видов продуктов и способов (п. 36 Требований ИЗ) и требования, касающиеся изложения признаков конкретных продуктов и способов в формуле изобретения (подп. 11 – 22 п. 53 Требований ИЗ). Иногда признанию формулы ясной препятствуют недостатки, связанные с неправильным изложением признаков конкретного продукта или способа в формуле изобретения.

Если в результате проверки соблюдения требования ясности формулы установлено, что признаки изобретения, в том числе характеризующие сущность изобретения, изложены в формуле неясно либо не соблюдены требования к структуре формулы и это препятствует дальнейшему проведению экспертизы по существу, в частности проведению информационного поиска в установленном порядке, заявителю направляется запрос с предложением привести формулу изобретения в соответствие с требованиями, установленными ГК РФ и Требованиями ИЗ.

Третье требование. В ходе проверки соблюдения требования, в соответствии с которым формула изобретения должна быть полностью основана на описании, устанавливается, содержатся ли в описании понятия, которыми заявленное изобретение охарактеризовано в формуле. Указанное требование с очевидностью признается выполненным, если имеет место терминологическое совпадение понятий, содержащихся в формуле изобретения и в описании. Это наиболее простая ситуация, не вызывающая затруднений при проверке.

Если использованные в формуле понятия отличаются терминологически от тех, что приведены в описании изобретения, но совпадают по содержанию, то требование полной основанности формулы на описании также считается выполненным. Например, требование может считаться выполненным, если в описании изобретения механизм для передачи прерывистого вращения заявителем назван “мальтийским крестом”, а в формуле он назван “мальтийским механизмом” или указанный в формуле изобретения “натяжной ролик” в описании назван “лениксом” (редко употребляемое устаревшее название).

Еще один пример: в формулу включено понятие “коаксиально расположенные трубы”, а в описании без использования понятия “коаксиально” указано, что трубы расположены одна в другой таким образом, что их оси совпадают.

Затруднения может вызвать ситуация, когда признак выражен в формуле изобретения с использованием общего понятия, а в описании приведены примеры или один пример осуществления изобретения с использованием частных форм выражения этого признака. При этом частные формы охватываются общим понятием, но не исчерпывают его полностью.

Проверка основанности формулы на описании в таком случае совпадает с проверкой достаточности раскрытия сущности изобретения (см. выше) в случае, когда для характеристики сущности изобретения в формуле изобретения использованы общие понятия.

Если при проверке достаточности раскрытия сущности изобретения сделан вывод о соответствии документов заявки этому требованию в случае, когда существенный признак изобретения охарактеризован в формуле изобретения с использованием общего понятия, то имеются основания для вывода о соответствии формулы изобретения требованию полной основанности на описании.